《商标法》规定注册商标连续三年停止使用撤销制度,商标撤销制度围绕着“商标有效使用”这一核心概念从使用时间、使用主体、证据判断等方面进行了较为充分的理论及实践研究,并形成了“真实、公开、合法”的判断标准。
商标撤销案件中,商标权利人以为只要提交销售合同、发票、产品、广告等使用证据,即可证明商标真实使用、维持商标有效。最高人民法院 (2024) 最高法行申 9043 号再审判决确立清晰司法边界:即便交易凭证完整、销售规模可观,若实际使用行为刻意改动商标、主观攀附他人在先商誉、易造成公众混淆,该使用不属于《商标法》意义上合法有效的商标使用,无法维持商标注册。
【基本案情】
J某科技有限公司(以下简称J某公司)系第7250370号商标(以下简称诉争商标)的注册人,该商标于2016年10月21日获准注册,核定使用在第30类“糖果、巧克力”等商品上。Q某产品有限公司(以下简称Q某公司)主张诉争商标连续三年未在核定商品上实际使用,据此向国家知识产权局提出撤销申请。国家知识产权局经审查认为,在案证据能够证明诉争商标在指定期间内在核定的“糖果”等商品上进行了使用,故驳回Q某公司的撤销请求,对诉争商标的注册予以维持。
Q某公司不服国家知识产权局决定,依法提起行政诉讼,请求撤销该决定及诉争商标在相关商品上的注册。北京知识产权法院于2023年7月19日作出(2022)京73行初15401号行政判决:撤销被诉决定,判令国家知识产权局重新作出决定。宣判后,国家知识产权局不服,提起上诉。北京市高级人民法院于2024年3月1日作出(2023)京行终9648号行政判决:驳回上诉,维持原判。J某公司不服,向最高人民法院申请再审,补充提交十二组补强证据,包含定作合同、物流单据、电商销售记录、展会宣传、市场抽检报告等全套商业材料,主张已形成完整使用证据链,应当维持商标注册。
再审查明,Q某公司于2010年8月26日申请注册第8610150号商标,核定使用在“巧克力制品;冰糖”等商品上。J某公司将诉争商标使用于相关产品的销售、宣传以及展览时,在该商标标识外增加了边框,使其实际使用形态与Q某公司第8610150号商标标识更为近似,而与诉争商标标识本来的视觉效果存在较大差异。
最高法再审审理认定:“诉争商标在实际使用中在诉争商标外增加了边框,导致其实际使用形态与Q某公司第8610150号商标标志更为近似,而与诉争商标标识整体视觉效果有了较大差异,上述使用行为具有攀附Q某公司商标的故意,并非合法使用,不能用以维持诉争商标的注册。J某公司提交的其他证据,如定作诉争商标产品包装的合同及相应的增值税专用发票、服务清单;销售诉争商标产品的发票、收款回单、发货单等,虽然直接体现了文字,但因前述证据通常系打印制作,往往只能显示诉争商标的文字等主要显著特征部分,实际指向的都是诉争商标在商品流通过程中呈现的实际使用形态,故应以J某公司提交的进入流通领域商品上的诉争商标实际使用形态为准。因此,综合考量J某公司在实际使用诉争商标时属于不规范使用,以及诉争商标实际使用形态与Q某公司第8610150号商标标志近似,容易造成相关公众对商品来源的混淆与误认等因素,在案证据不足以证明诉争商标于指定期间在核定使用的“糖果”等商品上进行了真实、有效、合法的使用。”
【商标违法使用分析】
《商标法》第48条明确,商标使用的核心是用于识别商品来源的合法商业行为,该定义内含两层隐性前提:一是使用行为恪守诚实信用,不侵占他人在先权益;二是使用对象为核准注册的核定商标标识。
北京高院2019年《商标授权确权行政案件审理指南》第十九部分进一步从司法审查角度予以细化:
第19.5条【“违法”使用的认定】:商标使用行为明确违反商标法或者其他法律禁止性规定的,可以认定不构成商标使用。
《商标法》第57条对侵犯注册商标专用权行为的否定,该类型条款对商标使用做出了具体的要求,作为已经注册的商标,商标侵权使用包括侵害他人的商标权以及商标权以外的其他权益,如著作权、商号权等。
商标权人的使用如果系《商标法》第57条或《反法》第2条、第7条所规制的侵权行为——能够使相关公众混淆商品来源的使用,能否被视为合法使用?
有观点认为,商标撤销程序仅应考察诉争期间内注册商标是否构成使用行为。但商标的使用须有真实的使用意图且是用于识别商品来源的行为,侵权的使用体现的使用意图是侵权人的意图而非真正权利人的意图,割裂了商标和商品真正来源的关系,标识了错误的来源,故其效力不应当得到承认。
有观点认为,商标撤销制度有其自身的“主旋律”——促进商标的使用,净化商标市场。行政机关及审判机关的审查重点往往在于判断商标权人是否有使用诉争商标的意图,是否存在将其投入市场流通的行为。在撤销案件审理过程中由于审查资源的有限性,除非已有生效的判决、行政处罚决定书等证据对侵权事实予以确定,否则很难查明商标权人的权利本身是否合法。
最高法行申9043号行政裁定细化商标侵权使用的典型情形:当商标权利人修改自有商标,主动摹仿他人在先知名商标,意图借助他人品牌知名度诱导消费者混淆误认时,该使用行为本质是不正当竞争行为,而非正当行使自身商标权。即便投入大量资金生产、铺货、推广,其商业行为的出发点并非打造自有品牌,而是 “搭便车” 掠夺他人积累的市场口碑,完全背离商标法保护商标权、维护公平竞争秩序的立法宗旨。
该案件是最高法针对撤销案件中“攀附式使用效力”作出的标杆性裁定,最高法裁判从立法本意出发,明确连续三年不使用撤销制度旨在清理闲置商标、鼓励诚实经营自有品牌,搭便车、制造混淆的攀附式使用,不属于立法所要保护的真实使用行为,实务指导意义极强。
综述,商标侵权使用不能被视为注册商标合法使用,考虑到商标撤销制度的立法目的,在商标撤销案件的审理中如有确定证据证明商标权人的使用侵害了他人的在先权益,应对商标权人的使用证据予以否定。
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