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【本案要旨】

2001年商标法第十三条第二款规定：“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”

虽然商标法第十三条第二款明确适用“不相同或不类似商品”，但根据举重以明轻的原则，诉争商标核定使用商品与引证商标二、三核定使用商品为相同或类似商品，且若诉争商标在核定使用商品上复制、摹仿、翻译该类商品上的驰名商标，亦有可能误导公众而损害引证商标注册人的利益。且通过“驰名商标知名度的延续性”，亦能证明引证商标为相关公众所熟知，进而判定引证商标为驰名商标。

【基本案情】

“madem及图”商标（以下称诉争商标）由第三人向商标局提出注册申请，指定使用在第11类“电炊具；灯；喷灯；汽灯；冰柜；通风柜；热存储期；澡盆；水净化装置；电暖气”商品之上。该商标于2011年1月7日获得核准注册。  

2016年7月25日，无效宣告申请人针对诉争商标向商标评审委员会提出无效宣告请求。在本案行政阶段，无效宣告申请人提交了以下主要证据：1．诉争商标的商标档案信息；2．申请人在先商标的商标档案；3．申请人相关介绍、获奖清单及证明；4．申请人2013年至2015年半年度报告；5．申请人2012年-2015年审计报告；6．“美的MIDEA”系列品牌价值报道、部分宣传证据、国内注册情况列表、国外注册情况列表;7．“美的MIDEA”商标被认定为广东省著名商标证明、驰名商标证据、“美的MD”商标被认定为驰名商标证明；8．第三人企业登记信息及恶意摹仿证据。

商标评审委员会裁定：诉争商标获准注册日期早于2014年5月1日，根据法不溯及既往的原则，实体问题应适用修改前的《中华人民共和国商标法》（简称商标法），程序问题适用修改后的商标法。诉争商标未违反修改前商标法第二十八条、第十三条、第十条第一款第（七）项、第十条第一款第（八）项、第四十一条第一款之规定，依据商标法第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条，裁定诉争商标予以维持。

无效宣告申请人不服商标评审委员会裁定，向法院提起诉讼，诉讼主要理由：

一、被告未充分考量原告所提出的第5478887号“美的Midea及图”商标（简称引证商标三）为驰名商标的证据，属于事实认定错误，应适用2001年商标法第十三条第二款进行审查。

二、驰名商标认定应遵循行政审查一致性原则，被告认定引证商标三第5478887号“美的Midea及图”商标未达到驰名属于事实错误。

三、第三人与原告同在广东省内，应知或明知原告“MIDEA”、“美的”商标的知名度，诉争商标与原告商标高度近似，第三人恶意明显。被告认定原告未提交充分证据证明第三人恶意，属于适用法律错误、认定事实有误，违反2001年商标法第四十一条第一款、第四十一条第二款。

【本案焦点】

1.引证商标是否构成驰名商标？

2.诉争商标是否构成对驰名商标的复制、模仿，并误导公众，致使驰名商标注册人的利益受到损害？

3.诉争商标的注册申请是否具有恶意？

【胜败关键】

本案关键点一：基于驰名商标知名度的延续性，引证商标应被认定为驰名商标。

商标是否驰名应当依据《商标法》第十四条，综合考虑相关证据，客观全面进行审查。驰名商标的重点在于是否为相关公众所熟知，因而，《商标法》第十四条所列的五项判断标准中，应当以“相关公众对于该商标的知晓程度”作为核心。“相关公众”的判断，以及“知晓程度”的理解，成为该条款的关键。所谓的相关公众，依据相关的司法解释，由两部分组成，包括商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。对于知晓程度，则应当结合获奖情况、产品销量、广告宣传等方面进行认定。

不仅如此，通过“驰名商标知名度的延续性”，亦能证明引证商标是否为相关公众所熟知，进而判定引证商标是否为驰名商标。本案原告便将“驰名商标知名度的延续性”作为引证商标知名度重要来源。

驰名商标的知名度是否能延续至后续的商标，应当考虑以下几个方面。

其一，两商标核准使用商品的销售渠道、销售对象应当具有一致性。

原告提出的驰名商标核定使用的商品为“电磁炉；电冰箱；电风扇；空调”等，皆包含于引证商标三的核定使用商品中，因此法院判定二者核准使用商品的销售渠道与销售对象具有一致性。可见，该处所称的一致性并非要求完全相同，在两商标核准使用商品具有包含关系，或者高度重合的时候，也应当予以认定。

其二，引证商标与驰名商标的应形成对应关系。

对应关系指的是二者在视觉效果上的一致、近似，应当从整体视觉表现、文字及图形的近似程度、特征部分近似程度进行判断。结合本案，驰名商标、引证商标三，在整体视觉上，两商标除了在颜色深度、图形粗细方面有略微的差异，其余并无不同；在文字及图形上，两商标都是以“美的”“media”等文字以及圈形图案组合而成；在特征部分，两商标的字体选取形同，都对字母m进行艺术修饰并以两个半圆弧组成的圈状图案将其包围。通过上述三方面，可以认定两商标已经形成对应关系，引证商标三已与该驰名商标具备延续性。

本案关键点二：诉争商标系引证商标复制、模仿，易导致相关公众对商品来源产生误认，可能损害引证商标权利人的合法权益。

首先，诉争商标系对引证商标进行复制、模仿。诉争商标，引证商标三，从整体看来，诉争商标并不具有中文成分，其英文的组成部分以及细节处理也与引证商标三有所区别，而本案中法院却判定诉争商标构成对引证商标三的复制、模仿。在《商标法》对于驰名商标的相关规定中，以第十三条为例，该条规定了对驰名商标的跨类保护以及对未注册驰名商标保护，从中可以见得，《商标法》旨在为驰名商标提供更高的保护标准。因此，在认定诉争商标是否构成对驰名商标的复制、模仿，应秉承《商标法》对于驰名商标的更高保护标准的理念，其判断标准低于一般注册商标的“相似性”。本案中，引证商标三被认定为驰名商标，两商标英文部分排列方式、发音、字母选取相似且两商标皆采用圈状图形将字母m包围的特殊结构，基于对驰名商标的较高保护标准，诉争商标构成复制、模仿引证商标三。

其次，诉争商标容易引起相关公众对商品来源产生误认，淡化了引证商标三与其商品之间的联系，损害了无效宣告申请人的合法利益。本案中，由于两商标的消费群体、销售渠道、销售场所基本相同或相近相关、核定使用商品高度重合，进而认定诉争商标具有引起误认的可能性。不仅如此法院通过举重以明轻的方式，论证了《商标法》第十三条第二款对于驰名商标在同类商品上的保护问题，进而肯定了诉争商标冲淡了无效宣告申请人的商标与商品间的联系，损害无效宣告申请人的商誉，对无效宣告申请人的合法利益造成损害。

对商标权的保护,主要有两大理论:一是混淆理论,一是淡化理论。根据《商标法》第十三条的规定,对于未在中国注册的商标,法律明确规定容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。而如果申请的商标与已在中国注册的驰名商标相比会误导公众,致使该驰名商标的注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。

公众受到误导，在一般情形下体现为分辨不清,本质还是商标之间存在混淆。然而，相较于普通商标，驰名商标的不仅仅只有区别商标品来源的作用，驰名商标本身更蕴含了更高的商业价值——商誉，驰名商标以其卓越的商誉引导消费费购买力。当商标的引导作用超过了识别商品来源的功能时，混淆理论便难以提供全方位的保护。此时，淡化理论便横空出世。所谓的淡化，是指在非类似的商品或服务上使用与驰名商标相同或近似的标志,从而导致驰名商标的显著性与吸引力弱化。我国法律并没有明确对驰名商标进行反淡化保护,只是在《商标法》第十三条第二款规定,就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。其中,“误导公众”既包括了造成公众混淆的行为,也包括了对公众虽未造成混淆,但让人们认为该驰名商标与非法使用人之间存在一定的联系,因此,这种行为削弱了商标标示商品的能力,削弱了该驰名商标与特定商品之间强有力的关联。以此可以看出我国法律对注册驰名商标的扩大保护的理论基础类似于淡化理论。

因此，在驰名商标混淆、误认的判断的过程中，不能仅仅局限于保护商标的识别功能，防止诉争商标造成相关公众混淆，还应注重保护驰名商标本身与商品之间形成的联系，保护驰名商标的声誉，从而达到商标法给予驰名商标的保护标准。

本案关键点三：诉争商标申请人明显具有攀附原告声誉，其恶意程度相当明显。

本案中，诉争商标与2011年1月7日获得注册，已经超过五年。因而，若想适用《商标法》第四十五条，则需证明诉争商标申请人具有“恶意”。即通过客观证据证明诉争商标申请人的主观心理，需要明确该判断恶意的时间点以及恶意的证明标准。

其一，判断恶意的时间点应当以诉争商标申请时作为标准。本案第三人列举了一系列证据证明诉争商标申请至今已近十年，其持有该商标之久，并不会导致混淆误认。《商标法》第四十五条所称的“恶意”指的是第三人申请时的主观心态，第三人提供的一系列的证据仅证明了在诉争商标获批后其“善意”使用状态，并没有证明第三人在申请时为非恶意，该使用之中的“善意”并不能溯及商标申请之时。

其二，该恶意为“推定”的恶意。无效宣告申请人负有举证证明诉争商标为恶意注册的义务，并承担举证不能时的不利诉讼后果。由于恶意为行为人的主观状态，因此，无效宣告申请人无法证明绝对真实，仅需要达到优势证据的证明标准即可，即无效宣告申请人仅需证明诉争商标申请人明知或者应知他人在先商标具有较高知名度仍然注册容易导致混淆或误导的商标，即可推定具有恶意。结合本案，在举证证明诉争商标申请人具有恶意时，也应当围绕该“推定”标准进行。

第一，驰名商标于诉争商标申请时具有较高知名度。无效宣告申请人通过列举相关法律文书对于其持有商标的认驰情况、在诉争商标申请前已经进行大量宣传、并被广为报道，从而证明其在诉争商标申请前已于相关市场已经形成较高知名度。

第二，诉争商标申请人明知或者应知在先商标具有较高知名度。应通过指定使用的商品情况、相关公众重合程度、诉争商标申请人了解在先商标的可能性来判断。

1.两商标都属于国际分类中的11类，诉争商标的类似群为“1101~1107；1109~1111”，引证商标三的类似群为“1102~1106；1110~1113”二者的类似群重合程度高，两商标核定使用商品都包含“电炊具、汽灯、冰柜、电暖气”，由此可见，两商标在核定使用商品上高度重合；

2.由于核定使用商品的高度重合，且诉争商标的销售渠道与引证商标三的销售渠道相仿，可见相关公众的重合度较高；

3.诉争商标申请人与无效宣告申请人同处于广东省，二者同业经营，并且在诉争商标申请人申请诉争商标之前，引证商标三经过无效宣告申请人的使用、宣传已经极具知名度，因而诉争商标申请人具有知晓引证商标三的可能性。

综合上述三点，诉争商标申请人应当知道引证商标具有较高知名度。

第三，诉争商标申请人明知申请注册诉争商标容易导致混淆或误导，却仍然注册。

【本案总结】

驰名商标，因其本身蕴含着“商誉”而受到《商标法》的特殊照顾。在驰名商标保护众多条款中，驰名商标的认定规则、侵害驰名商标行为的构成要件、有关恶意的认定成为关键所在。唯有明确相关条文的构成要件，才能在在后商标与在先驰名商标的利益平衡问题上找到平衡点，从而在贯彻《商标法》给予驰名商标高标准保护的同时，又要防止过度倾斜，扼杀新兴品牌。