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作 者:欧平凤 华进律师事务所
【案情简介】
(一)原审裁定、判决
2016年6月3日,广东万和新电气股份有限公司申请注册第20196821号“万和”商标(下称申请商标),但商标局认为申请商标与第10843839号“”近似,决定驳回申请商标的注册申请。为此,广东万和新电气股份有限公司向国家知识产权局提交驳回复审申请。
国家知识产权局认为:诉争商标“万和”与引证商标第10843839号“”构成在同一种或类似的商品上使用近似商标,决定驳回诉争商标的注册申请。
2018年2月,广东万和新电气股份有限公司因不服该驳回复审决定向北京知识产权法院起诉,且认为引证商标已被提出异议申请,不应构成在先权利障碍。
随后,本案经历引证商标异议、不予注册复审、诉争商标驳回复审一审、二审审理。一审法院、二审法院均认为引证商标仍处于有效状态,仍构成诉争商标的在先权利障碍,故决定维持原驳回复审决定。
(二)再审判决
广东万和新电气股份有限公司向最高人民法院申请诉争商标驳回复审诉讼再审,认为引证商标经不予注册复审,已被国家知识产权局决定不予注册,已不构成诉争商标的在先权利障碍。
最高人民法院经审理认为:引证商标被国家知识产权局决定不予注册,且已生效,不再构成诉争商标在先权利障碍,判决撤销原审判决及决定,责令国家知识产权局就第20196821号“万和”商标复审申请重新作出决定。
【关于案件的三点思考】
(一)商标障碍事由不复存在的判定节点应是决定生效日而非最终的确权公告
依据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》(法释(2017)2号)第二十八条规定:
人民法院审理商标授权确权行政案件的过程中,商标评审委员会对诉争商标予以驳回、不予核准注册或者予以无效宣告的事由不复存在的,人民法院可以依据新的事实撤销商标评审委员会相关裁决,并判令其根据变更后的事实重新作出裁决。
该条款亦被称为“情势变更”条款。
关于“障碍事由不复存在”,主要是指引证商标被彻底清除。
在大量案件中,如:
(2018)京73行初2531号“R2中心公司诉国家知识产权局驳回复审一审行政纠纷”
(2019)京73行初5930号“中国太平洋保险(集团)股份有限公司诉国家知识产权局驳回复审一审行政纠纷”
被告国家知识产权局均主张引证商标未撤销公告,应维持被诉裁定。
法院均基于引证商标撤销公告而判定:
“在被诉决定作出之时,引证商标并未撤销公告,被诉裁定并无不妥,但在本案审理时,引证商标已被撤销,诉争商标应予以核准注册”,实际上,国家知识产权局与法院均倾向于以确权公告作为 “障碍事由不复存在”的判定节点。
但“障碍事由不复存在”应指引证商标被撤销、无效或不予注册的决定书生效,而不一定等待确权公告,正如本案最高人民法院判决所述:“引证商标被国家知识产权局决定不予注册,且已经生效”,则构成情势变更。
理由如下:
确权公告最为准确地确定引证商标的状态,当然可以作为“障碍事由不复存在”的判定节点,但实践中,撤销、宣告无效、不予注册等决定书生效与国家知识产权局排版公告很可能还需2-6个月左右,如若狭义理解“障碍事由不复存在”仅指引证商标被最终确权公告而失效,则将导致权利人不断通过救济程序等待确权公告,从而使得诉争商标的确权程序十分漫长;
引证商标被撤销、无效或不予注册的决定书生效,其状态就已确定,排版公告仅系是生效决定书的执行,不会对引证商标的状态产生任何实质影响;
中国为两审终审制,商标确权救济程序的法定期间通常为15日或者30日,如若权利人未启动救济程序,则原决定书生效,相对排版公告的时间更易确定及相对效率。
(二)为了实体正义及节约司法资源,可以由被告国家知识产权局说明引证商标的状态,以便法院查明事实及视情况决定是否给予等待期或中止审理。
实践中,法院收到引证商标被初步撤销、无效或不予注册的决定时,一方面考虑到实体正义而有意适当给予等待期;若决定书生效则可“一局终局”,一方面又囿于引证商标状态不确定性及审理期限,难以给予等待期。
在部分案件中,法院天平更倾向于实现实体正义,给予较长的等待期。
在我方代理的(2018)京73行初11924“匠银厚釜及图”商标驳回复审行政纠纷一案,法院于2018年11月22日受理本案,待引证商标公告撤销后,至2020年3月20日再适用情势变更原则支持我方诉求。
甚至,在部分案件中,法院会依据申请裁定中止审理,待引证商标状态确定后再行审理。
在我方代理的(2018)京行终2565号“东菱”商标驳回复审行政纠纷一案,北京市高级人民法院结合案件情况,认为“引证商标的最终权利状态尚不稳定,且对本案处理结果可能会有实质性影响,故裁定中止审理本案。”
然而,是否给予等待期或裁定中止审理,很大程度上取决于法院获取引证商标状态信息的及时性及准确性。
参照《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》(法释[2020]12号)第二十四条:
承担举证责任的当事人书面申请人民法院责令控制证据的对方当事人提交证据,申请理由成立的,人民法院应当作出裁定,责令其提交。
国家知识产权局作为引证商标的审查机构,更便于获取准确的最新信息,可以由其详细说明引证商标的状态并及时告知法院引证商标权利人是否已启动救济程序。
(三)唯有坚持、穷尽一切救济途径,方能取得最佳的商标确权效果
“路虎VS陆风侵权案”历时7年宣判,期间经历了专利无效纠纷、著作权侵权纠纷、不正当竞争纠纷的审理;路虎为了实现维权,穷尽一切救济途径,最终以不正当竞争纠纷胜诉达到了其维权目标。
商标确权亦是如此,商标作为竞争利器及企业无形资产,在市场“裸奔”的风险不言而喻。因此,在商标确权路径上,也应坚持穷尽一切救济途径取得授权;若半途而废,则前期的确权投入都将付诸东流。
>>> 主办律师介绍
西南政法大学硕士,具备坚实的知识产权理论基础及实战经验。为美的、万和、华多、OPPO、穗宝等多家企业提供知识产权保护规划及预警方案,代理“龙凤穗宝”、“万和”、“亿航”、“欢聚宝”、“madem”等商标驳回复审、撤销复审、无效宣告确权案件,成功认定“美的”、“万和”为驰名商标。为梁介福药业公司、广汽本田、南航、魅族等多个企业提供商标侵权及不正当竞争、版权侵权等法律诉讼服务。在知识产权购买谈判、特许经营合同纠纷等领域亦具备实战经验,致力于为客户提供全方位、多层次法律服务。
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